Se il personaggio attrae il marchio non è distintivo
Con recente decisione l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha rifiutato la registrazione come marchio 3D dell’immagine di Charlot, personaggio triste e comico allo stesso tempo interpretato agli inizi del ‘900 da Charlie Chaplin.
A richiedere la registrazione del marchio è Roy Export SAS, società francese direttamente collegata alla famiglia Chaplin e titolare dei diritti d’autore e di sfruttamento economico di tutte le opere del celebre attore e regista.
Il rifiuto dell’EUIPO è motivato dalla asserita assenza di capacità distintiva del segno proposto per i prodotti e servizi richiesti (apparecchi cinematografici, apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini, servizi di pubblicità, telecomunicazioni, formazione, proiezioni in sale cinematografiche, sviluppo software ecc.). In particolare, l’Esaminatore ha definito il marchio ad oggetto non idoneo ad assolvere alla naturale funzione di un marchio d’impresa e cioè indicare al pubblico di riferimento l’origine commerciale dei prodotti e servizi contraddistinti, essendo invero percepito come mera iniziativa promozionale. In sostanza il richiedente farebbe leva sulla positività che caratterizza il personaggio di Charlot, noto portavoce di un messaggio di satira e denuncia sociale sia dell’alienazione del lavoratore causato dalla macchina che dell’ideologia totalitaria, per stimolare nei consumatori/utenti di riferimento la scelta dei prodotti/servizi interessati dalla domanda di registrazione.
La decisione dell’EUIPO si pone in linea con altre pronunce giurisprudenziali che hanno evidenziato come la registrazione di un marchio d’impresa non possa costituire strumento di elusione dei limiti di protezione temporale di altri istituti di Proprietà Intellettuale, come ad esempio il diritto d’autore.
Per citarne una “nostrana”, già nel 2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di impresa), chiamato a pronunciarsi in una causa di contraffazione attivata da Hearst Holdings Inc., colosso editoriale americano, contro società statunitense che aveva rielaborato l’immagine di Betty Boop richiedendone anche la registrazione come marchio d’impresa in ambito nazionale ed europeo, si è espresso in merito. In particolare, nel rigettare le richieste della ricorrente, il Tribunale ha affermato che in caso di riproduzione di un personaggio di fantasia la tutela come marchio è da considerarsi limitata alla sola rappresentazione grafica presentata dal richiedente e dunque ai precisi tratti identificativi prescelti. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia rispetto a quella garantita all’autore dell’opera dalla normativa sul copyright.
I tempi tecnici per l’eventuale presentazione del ricorso da parte della richiedente la registrazione del marchio Charlot sono decorsi ad inizio marzo e nessun provvedimento appare depositato/pubblicato in merito.
